选择发明指权利要求的全部或部分技术特征属于现有技术的下位概念的发明。最高法院认为,对选择发明创造性的要求与其他类别的可专利发明相比不应有任何不同。
在确定专利发明的创造性时需要考虑构成的难易程度,在确定此类专利发明的构成难度时,应综合考虑以下因素:理论上可以包含在现有技术中以马库什形式描述的化学式和取代基范围内的化合物的数量,是否存在会导致本领域普通技术人员在现有技术中优先或轻易地选择特定化合物或特定取代基的情况、动机或暗示,以及专利发明与现有技术中具体描述的化合物在结构上的相似性等。
在确定专利发明的创造性时,还必须考虑发明的特殊效果。理论上包含在在先发明的众多化合物中,即使在在先发明没有公开选择某一特定化合物的动机或暗示,如果仅仅是任意选择而没有任何技术意义,这种选择不能被认为是困难的。因为,发明的效果可以作为区分是由于缺乏选择动机而难以构成的情况还是只是任意选择的情况重要标志。
对于属于化学、医学等技术领域的发明,仅凭构成很难预测其效果,因此在判断专利发明的构成是否容易从在先发明中得出时,有必要考虑发明的效果,如果发明的效果与在先发明相比显著,将成为推断构成困难的有力依据。
即使在构成难度判断不明确的情况下,如果专利发明与在先发明相比具有不同或显著的效果,也不能否认其创造性。判断效果的显著性时,应重点关注本领域普通技术人员从专利发明的描述中可以识别或推断出的效果,如果效果存疑,则允许在申请日之后通过提交额外的实验数据,在不超出描述范围的前提下具体主张并证明该效果。